Por unanimidad, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido por la parte oponente y revocó la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó la decisión de primer grado, por la que se rechazó la demanda de oposición y se dio lugar a la solicitud de inscripción de la marca mixta “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB”.

El oponente sostuvo que, se incurrió en una falsa aplicación de las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f), g) inciso primero y h) inciso primero, de la Ley N° 19.039, al desnaturalizar el concepto de la apreciación global respecto de las marcas en conflicto, privilegiando un análisis parcializado de los elementos de cada una de ellas y omitiendo un examen de la probabilidad de confusión.

En su sentencia el máximo Tribunal señaló que, quedó claramente establecido que la marca mixta solicitada y la registrada contienen similitudes gráficas y fonéticas e identidad conceptual, de manera que pueden confundirse con la de la recurrente, que además goza de fama y notoriedad en el mercado.

El fallo agregó que, tal es la hipótesis concurrente, ya que ambos conjuntos marcarios se configuran por la unión de palabras que expresan un mismo concepto, es decir, se trata de la representación o evocación de una misma idea, conformado por la triple conjunción de aquellos elementos, que conduce al consumidor a una asociación que facilita el recuerdo de la marca. Por ello, si el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable.

La sentencia indicó que, de esta manera, es claro que la sentencia impugnada incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación pedida desde que se configuran sus presupuestos.

El fallo concluyó que, en efecto, los sentenciadores no repararon en el concepto aludido de confusión más amplio contemplado en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039, que alude a la susceptibilidad de inducir a error o confusión, lo cual comprende todo tipo de equívocos, incluyendo los que provienen de similitudes conceptuales, como en la situación en análisis, en que un consumidor enfrentado a ambos signos, no de manera simultánea, guardará un recuerdo imperfecto de ellos, donde la tendencia natural es retener las similitudes por sobre las diferencias, yerro que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, toda vez que significó desestimar una oposición que debió ser aceptada cabalmente.

Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte oponente en solicitud de inscripción de marca, en contra de la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial y procedió a dictar sentencia de reemplazo.

Vea textos íntegros de la sentencia Rol N° 3366-19 y la sentencia de reemplazo.

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