La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo en contra de la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial, que a su vez había confirmado la decisión de Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial por la cual se acogió la oposición deducida por Ingeniería y Montaje Ferrovial S.A., titular de las marcas “TRANSPORTES FERROVIAL” y “FERROVIAL”, y rechazó el registro de la marca “STEEL FERROVIAL SERVICIOS” pedido por Ferrovial S.A. para las clases 37, 39, 40, 42 y 44.
La sentencia del máximo Tribunal expone que entre los servicios de la clase 39 para los cuales la solicitante busca registrar su marca se encuentra la de “transporte y almacenamiento de residuos”, y al respecto, la oponente ha manifestado expresamente que no presta servicios en esa cobertura, agregando que por ello el registro debió concederse en esa parte, sin que tampoco el fallo haya tenido por cierto lo contrario. Por tanto, dado que el artículo 23 de la Ley N° 19.039.
El fallo agregó que, por lo anterior, en relación a esos servicios en específico, a diferencia de los restantes comprendidos en la clase 39 -“Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes”-, el fallo ha errado en la aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, como consecuencia de la falta de aplicación del artículo 23 del mismo texto, al extender la protección marcaria del oponente a un ámbito en el que no se desempeña y en el que la específica actividad de transporte y almacenamiento de residuos, no genera un riesgo de error, engaño o confusión entre las empresas que demandan esos servicios, yerro que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al conllevar el rechazo del registro para esa cobertura dentro de la clase 39.
Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido y procedió a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, por la cual se revocó la sentencia apelada, sólo en cuanto niega el registro pedido para los servicios de “transporte y almacenamiento de residuos” de la clase 39 y, en su lugar, se declaró que se concede el registro de la marca STEEL FERROVIAL SERVICIOS, mixta, para la cobertura referida de la clase 39, confirmando en lo demás la sentencia apelada.
La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Juica, quien argumentó que para desechar la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039 se debe tener presente que “dicha norma no constituye una ley reguladora de la prueba, puesto que el legislador ha entregado el escrutinio probatorio en este tipo de procedimientos a la ponderación que con libertad puedan arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la vía de la nulidad sustantiva, aparte que además los conceptos de lógica, experiencia y conocimientos afianzados se obtienen sólo de manera racional y no sobre requisitos o condiciones fijadas a priori por la ley. La desatención a dichos aspectos valorativos que determinan un torcido ejercicio de la razón o sea fruto de irrealidades que deriven en falsedades o inexactitudes, devienen consecuencialmente en ausencia de fundamentos cuya sanción es la nulidad formal, lo que no ocurre en este caso, constituye un remedio procesal distinto al promovido por la recurrente”.
Vea textos íntegros de la sentencia y la sentencia de reemplazo.
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