La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo e hizo lugar a la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, confirmando así la decisión del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que acogió el registro de la marca mixta “La Sebastiana” para la clase 33, rechazando la oposición deducida por la Fundación Pablo Neruda, titular del mismo signo para productos de la clase 16 y servicios de las clases 38 y 41.
La sentencia del máximo Tribunal consigna que en el proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro, oportunidad en que los criterios propios del derecho marcario imponen su evaluación teniendo en consideración que, en el presente caso, se alega titularidad sobre una marca que, conforme se sostiene, guarda identidad gráfica y fonética con la solicitada. Por ello, debe analizarse, entonces, el uso de los signos en conflicto, que debe ser entendido como los actos mediante los cuales un signo distintivo aparece en la realidad cumpliendo sus funciones propias, es decir, diferenciar directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de productos, servicios o establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, que implica que el signo ha sido introducido en el mercado con conocimiento relativo por los consumidores y usuarios; y que la marca creada tenga entidad marcaria, o sea, que se sujete al cumplimiento de los requisitos sustantivos de registrabilidad. Otro aspecto a considerar es la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas.
El fallo agregó luego que respecto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley N° 19.039, considerada como norma fundante de la invalidación, es importante tener en consideración que el riesgo de error o engaño que se alega se relaciona con la procedencia empresarial de los productos, contingencia que no concurre en este caso, por cuanto el signo pedido únicamente evoca los productos a distinguir, sin llegar a describirlos, lo que unido a que se refiere a productos de la clase 33, cobertura que difiere al signo registrado que se refiere a productos de la clase 16 y servicios de las clases 38 y 41, lo hace claramente distintivo. Por tanto, cabe concluir la inexistencia del error de derecho denunciado, en cuanto los sentenciadores del grado estimaron de forma correcta que no concurre la causal de prohibición de registro del literal f) del citado artículo 20 del cuerpo normativo en referencia, ya que no existe riesgo de error o engaño respecto del origen de los productos que se ofrecerán mediante el signo que se busca amparar. Así, también se disipa la posibilidad de contravención del artículo 19 de la Ley 19.039, ya que la marca mixta solicitada está dotada de la distintividad necesaria que lo hace susceptible de protección.
Por lo anterior, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Künsermuller y Cisternas, quienes estuvieron por acoger el recurso y desestimar el registro del signo “La Sebastiana” solicitado para la clase 33, al considerar que a iconografía que caracteriza al registro pedido está constituida por la expresión La Sebastiana, en letras y una mujer con una copa de vino, que genera de inmediato una asociación con la familia de marcas de la oponente, todas las cuales giran en torno a la misma denominación “La Sebastiana” o la figura del poeta Pablo Neruda, de lo que deriva la posibilidad de errores y confusiones en el público y descarta una coexistencia pacífica en el mercado, pues el elemento relevante al que se podría acudir no salva el riesgo, lo acrecienta, y provoca que el fin del símbolo no se cumpla, cual es, identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico. Así, el tribunal de la instancia incurrió en un manifiesto error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedente el motivo de prohibición de registro del artículo 20 letra f), a saber, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente.
Vea texto íntegro de la sentencia.
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